• 信息服务
  • 法律服务
  • 贯标服务
  • 专利代办
您当前所在位置:首页 >> 研究成果

浅析美国外观设计专利侵权赔偿趋向及对我国的借鉴意义——以“苹果诉三星侵权案”为视角

发布日期:2017-01-23 浏览量:3136

摘要:概括美国外观设计专利侵权赔偿制度的法律依据,以美国联邦最高法院就“苹果诉三星侵权案”作出的裁决为视角,探寻公司产品与其支持观点的关联性。总结目前美国外观设计专利损害赔偿制度的趋向,及其对公司投资于外观设计专利保护策略的影响,初步探讨我国外观设计专利侵权赔偿制度对美国外观设计专利赔偿趋势的借鉴。

 

一、美国外观设计专利侵权赔偿制度

        美国专利法对专利侵权赔偿分为基本赔偿与附加赔偿,基本赔偿主要体现在《美国专利法》第284条,该条规定了专利侵权赔偿时,金额的确定分为“权利人所失利润” (lost profits)与“合理的许可费”(reasonable royal)两部分,并在恶意侵权的情况下,可以将前述赔偿金增加至三倍。而附加赔偿主要规定在外观设计专利侵权赔偿,体现在《美国专利法》第289条,即“任何人在外观设计专利权有效期内,未取得专利权人许可而在出售的制品上采用此类外观设计或此类乱真的仿制品,将导致当事人所在地区的地方法院判处侵权人归还专利权人全部侵权获益,至少不低于250美元。本条规定不应制止、减少或非难被侵害的专利权人依照本规定取得其他赔偿,亦不得重复获得损害赔偿”。一般认为,第284条是针对所有的专利损害赔偿;而第289条是专门针对外观设计专利的额外赔偿救济,包括获取侵权人产品销售的全部利润,这种基于侵权人的全部获益计算损害赔偿的做法在美国被称为“整体市场价值原则”(EMV),其含义是指如果整个产品的商业价值皆取决于专利的功能,那么就可以基于该商品的全部利润来计算损害赔偿金。

        随着现代科学技术的发展,在美国外观设计专利侵权赔偿制度的司法实践中,也往往会存在《美国专利法》第284条(基本赔偿)与第289条(附加赔偿)的竞合问题,虽然两条规定,都是对专利权侵权赔偿数额的确定,但适用不同的规定,可能产生“差之千里”的赔偿。近年,苹果诉三星公司外观设计专利侵权案的争论中心是围绕着EMV原则展开,而2016126日,美国联邦最高法院就苹果诉三星侵权案裁决更是体现了两条法规的适用以及赔偿是否适用于“全部利润”,对美国外观设计专利侵权赔偿制度的确立将会产生巨大影响。

二、美国联邦最高法院就苹果诉三星侵权案裁决概括

        案情回顾:20114月,苹果公司基于其实用和外观设计专利、注册和未注册商业外观起诉三星公司侵权;2012 8月,美国一个陪审团认定三星手机侵犯了苹果专利,判处三星向苹果赔付其侵权所得的“全部利润”;2014 3月,美国加州北区法院判决三星须向苹果支付约 9.3 亿美元损害赔偿,三星随后提出上诉;2015 5月,美联邦巡回上诉法院维持一审中关于实用和外观设计专利侵权的判决,但推翻了商业外观应受保护的判决,还确认了外观设计的损害赔偿适用于“全部利润”;12 6 日,美国联邦最高法院就苹果诉三星侵权案作出裁决。

        美国最高联邦法院此次裁决,对法律作出了不同于下级法院的解释。在美国最高法院关于此案的庭审中,三星辩称,此前判决的损害赔偿不成比例,苹果也不应获得其所有手机的全部利润,而只应是侵权组件的利润,三星方面认为全面的损害赔偿判决可能会扼杀竞争并削弱创新,助涨以保护知识产权之名打压竞争对手的行为。美国联邦最高法院支持了三星的这一观点,认为只考虑卖给消费者的终端产品“太过狭窄”,法律上的“制品”一词含义广泛,可以指卖给消费者的产品,也可以指产品的组件;“制品仅是手工或机器制作的一件东西”。裁决称,在由一个组件构成的产品中,如晚餐盘子,这个产品是“设计”所适用于的制品;而在由多个组件构成的产品中,如烤箱,要判定“设计”所适用于的制品就要复杂得多,因此,美国联邦最高法院8 名大法官一致认定,韩国三星公司不用因侵犯苹果手机的部分设计专利而将其所有相关产品的营利都支付给美国苹果公司,并发回联邦巡回上诉法院重审,此判决无疑对《美国专利法》第289条中的“侵权者获益”作出了新的解释。

        针对苹果诉三星外观设计专利侵权赔偿案,美国最高联邦法院126日的裁决在业界引起巨大争议,支持三星的技术公司包括“脸书”、谷歌、戴尔和联想等,支持苹果的公司包括体育用品制造商阿迪达斯和珠宝商蒂夫尼公司等。由此可见,大多数技术类公司,认为授予苹果获得三星侵权产品的全部利润,没有考虑三星侵权产品中所包含的其他发明所带来的价值。技术类产品的销售利润,往往不可能由单一的外观设计所决定,如“智能手机”这一产品,所包含的技术远远不至于表面的外观设计,同时,对于消费者而言,在购买“智能手机”时,也不会仅仅考虑手机外观设计所带来的视觉效果,更多的是离不开“智能手机”所存在的其他技术功能,因此若本案中苹果获得三星侵权产品的全部利润,就意味三星侵权产品中的其他功能就没有任何价值了。而相反,针对支持苹果一方的公司,大多数为依靠设计创新为基础的公司,认为如果分摊侵权产品全部利润来进行赔偿,会使专利权人承担额外的成本和延迟,并可能会要求由专家和通过其他资源来确定因果关系和计算损害赔偿,这对于权利人来说,获得有效外观设计专利损害赔偿对于许多公司来说已经是个挑战,如果公司必须面对是否可以获得足够赔偿这一不确定性,则有可能打击公司寻求外观设计保护的信心,并从而打击整个艺术领域的投资,也会动摇《美国专利法》第289条“侵权者获益”的威慑作用。

        美国联邦最高法院就苹果诉三星侵权案作出的裁决,对美国外观设计专利侵权赔偿制度作出了新的解释,即趋向于在外观设计专利侵权赔偿中,不再单纯引用《美国专利法》第289的“全部侵权获益”,而要考虑外观设计在“全部侵权获益”中所占的利润比例,对于 “智能手机”类产品的侵权赔偿中,要考虑产品所包含其他技术所带来的利润,不至于过度补偿了外观设计专利,并由此低估技术创新和专有技术带来的价值。然而,此裁决带来对外观设计专利侵权赔偿的制度趋势,也一定程度上加大了权利人获得足额赔偿金的风险,使得未来在计算涉及到像智能手机一样的复杂产品赔偿金额时,将变得更为困难。外观设计专利侵权赔偿风险的增加,无疑会对公司采用外观设计专利保护产品的策略带来影响,导致“智能手机”类技术行业公司减少对产品外观设计保护的战略投资。

三、美国外观设计专利侵权赔偿趋向对我国的借鉴意义

 根据目前的经济状况以及相关法律法规,在我国司法实践中,外观设计专利侵权赔偿主要为法定赔偿,即在专利权人无法证明其损失利润或侵权方非法获利时,由法院参照专利许可费或无许可费的情况下考虑侵权行为的综合情况进行酌情赔偿,而这种赔偿的确立方式,通常只占权利人请求赔偿额均值的22.6%,具有很大的随意性。相对于美国外观设计专利侵权赔偿的趋向来看,美国对外观设计专利侵权赔偿的确定更趋向于严谨、细化,不再笼统地将侵权产品的全部获益计算为该外观设计专利侵权赔偿的数额,而要考虑类似“智能手机”产品中其他技术所包含的价值。相比美国的外观设计专利侵权赔偿制度,我国目前的赔偿方式随意性太大,且法官对案件的主观看法也会决定赔偿的计算。

    我国外观设计专利侵权赔偿制度的完善,无论借鉴《美国专利法》第289条以侵权人产品销售的全部利润直接计算赔偿额度,还是按“智能手机”类产品中外观设计所占价值比例计算赔偿额度,首先都应以当事人的举证为前提,法院不应越俎代庖;其次,如果当事人的证据能够证明产品缺乏专利技术,顾客就不会购买,则应使用产品销售的全部利润进行赔偿,反之,则应综合考虑产品包含其他技术特征的价值,综合产品的市场竞争状况等因素,确定专利技术对整个产品的经济贡献,判决适当的损害赔偿额。(朱东宁、叶菁晶、许正鹏)

上一篇: 试论人工智能与大数据信息时代的技术文明
下一篇: 手机行业整机中国外观设计专利发展状况分析
打印此文】 【关闭窗口